近日，国民科普品牌“十万个为什么”商标权案被终国——上海知识产权法院驳回一审被告四川天地出版社有限公司的上诉，维持原判。根据一审判决结果，四川天地出版社有限公司应向上海少年儿童出版社有限公司赔偿经济损失50万韩元和合理支出10万韩元。
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近70年来儿童社会第一起商标司法权利保护案件
据悉，这是“十万个为什么”商标首次维权案终审胜利。据彭派新闻报道，少年儿童出版社社长彭杰说：“10万个为什么”是品牌发展史上的重大事件，将产生巨大的积极影响。
相关业界人士也表示，此次事件是新中国第一家专业儿童出版社近70年来首次商标司法权权威事件。这个事件进一步明确了共同名称和商标、内在重要性和获得重要性、说明性使用和商标性使用等概念之间的关系。揭示了商标制度的建立和运行的基本逻辑和内在规律，为文创业产权保护提供了良好的权利保护范式。
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少年儿童出版社是新中国第一家专业儿童类图书及杂志出版社，成立于1952年12月，2017年6月更名为上海少年儿童出版社有限公司。《十万个为什么》是少年儿童出版社1961年首次出版的，是1964年、1970年、1980年、1999年、2013年连续出版的一系列儿童科普图书，至今共有6版。
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2017年6月21日，上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社注册了第17085619期《十万个为什么》图文商标，批准了16种：书籍、印刷出版物等商标有效期至2027年6月20日。2019年1月27日，该商标转让给上海少年儿童出版社有限公司。
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本案被告四川天地出版社有限公司（简称“天地出版社”），也是一家经营图书出版的公司，于2009年12月成立。注册地址在四川省成都市锦江区。据裁判文书显示，天地出版社先后出版《儿童十万个为什么》《朗朗小书房美丽自然》《中国学生想知道的十万个为什么》《自然小问号》《十万个为什么》《朗朗小书房神奇宇宙》等14款图书，出版时间分布在2015年到2020年间，通过京东天地出版社自营童书馆、天地出版社官网、当当网天地出版社、天猫天地出版社旗舰店、京东天地出版社官方店以及线下书店渠道进行销售。该类图书的共同特点，就是在封面都标注有“十万个为什么”字样。
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对于在图书封面公然使用“十万个为什么”字样的行为，上海少年儿童出版社有限公司认为，天地出版社属于商标侵权，涉嫌以虚假宣传进行不正当竞争。故将天地出版社诉至上海市普陀区人民法院。
对此，天地出版社辩称，“十万个为什么”属于通用名称，不应归属一方专用，且其使用“十万个为什么”是对图书科普类别的描述，并非用作商标使用，并不构成侵权。
那么，“十万个为什么”的字样是否可以任意使用，天地出版社又是否构成侵权呢？
据裁判文书显示，一审法院上海市普陀区人民法院和二审法院上海知识产权法院做出的认定一致，天地出版社在14款图书名称、图书封面、销售图片及描述中使用“十万个为什么”的行为，构成商标侵权和擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争，在图书中使用“十万个为什么是影响几代人的经典读物……本书则是十万个为什么的升级版”等表述构成虚假宣传的不正当竞争，应当承担停止侵权、刊登声明消除影响和赔偿损失等民事责任。
北京知识产权法研究会商标法委员会秘书长、北京化工大学文法学院副教授余俊表示，该案审理围绕三大焦点问题：1.是否构成商标侵权；2.是否构成擅自使用他人知名商品特有名称的不正当竞争；3.是否构成虚假宣传的不正当竞争。“问题的关键也就是如何厘清通用名称与商标，固有显著性与获得显著性，描述性使用与商标性使用等概念之间的关系。这是基础性的理论问题，事关商标制度建立和运行的底层逻辑与内在规律。”
“十万个为什么”是否为通用名称？
“通用名称包括法定的通用名称和约定俗成的商品通用名称。法定的通用名称是指依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，‘十万个为什么’并不属于此类。是否构成约定俗成的商品通用名称，则有赖于以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。”北京知识产权法研究会竞争法委员会副主任兼秘书长、北京理工大学法学院助理教授裴轶解释。
在裴轶看来，无论是从“十万个为什么”目前并不能概括指代市面上所有问答式科普类图书，还是从市场上很多关于“十万个为什么”的使用多为文字本身内涵的描述性使用而非作为品牌使用，“十万个为什么”都还不能称为通用名称。从“十万个为什么”2017年被商标局核准注册了图文商标亦能可见，其作为品牌而言具有一定的显著性。因为商标法第十一条明确规定：仅有本商品的通用名称、图形、型号的，不得作为商标注册。
法治网研究院注意到，早在2000年4月21日，少年儿童出版社就申请注册第2022035号“十万个为什么”商标，核定使用商品第16类。但是申请被驳回。直到2017年，商标评审委员会才针对复议申请出具决定书，认为“申请商标在指定使用的书籍等商品上经过申请人的使用和宣传已获得商标应有的显著性，属于商标法第十一条第二款规定所指的可以作为商标注册的标志”，并予以初步审定。
对此，北京知识产权法研究会商标法委员会委员、北京金诚同达律师事务所合伙人律师李宇分析认为，商标的基本功能在于识别商品和服务来源，“显著性”是取得商标权的前提，其发挥着商标在识别来源方面的作用力。商标的显著性取得有“固有显著性”和“获得显著性”之分。本案就属于“获得显著性”。“十万个为什么”本身固有显著性并不强，之前商标申请之所以受阻，是因为被认定其显著性不够。后来被核准注册，是因为少年儿童出版社通过提交大量证据表明，通过长期的市场经营，“十万个为什么”已然能够让消费者产生品牌印象，具备指示商品来源的功能和作用，具备了较强的显著性特征。
裁判文书显示，《十万个为什么》图书发行后获得大大小小奖项，如1988年国家级科学技术进步奖二等奖（少年儿童出版社）、2007年获第一届中国出版政府奖图书奖（少年儿童出版社）、2014年全国优秀科普作品（少年儿童出版社）、2016年度上海科普教育创新奖一等奖等。2019年“十万个为什么”入选2019年北京国际图书博览会；参展“中国自主品牌博览会”；入选由《中国新闻出版广电报》推出的“庆祝新中国成立70周年特刊70家出版社推荐70部经典图书之少年儿童类”。央视新闻、人民日报等媒体均对《十万个为什么》图书做过报道……
《十万个为什么》（第六版）2013年出版
图片来源：网络
“这一转变释放了一个重要信号”
在余俊看来，“这一转变看似简单，实则释放了一个重要信号，即鼓励诚实守信、奉行长期主义的经营者安心经营主业、悉心开拓市场，是一个固根本、稳预期、利长远的举措。”
据悉，如“五粮液”“小罐茶”“两面针”牙膏、“美颜相机”APP等的标志也均是通过使用获得显著性进而获得商标注册。
李宇进一步指出，“显著性”实际上是一个动态的过程，既可以通过使用获得，也可能在使用的过程中因为不注意防范而沦为通用名称进入公有领域，进而无法再主张注册商标专用权，比如“优盘”商标就是因沦为通用名称无法再获得专有保护，“所以企业也应在预防该风险上做到未雨绸缪”。
天地出版社侵权图书 图片来源：网络
关于“十万个为什么”的使用仅仅是对图书科普类别的描述，并非用作商标使用的辩称，李宇称，“描述性使用”是商标侵权案件的抗辩事由之一，因为描述性使用他人商标属于正当使用行为。构成商标侵权的前提就是对商标的使用属于“商标性使用”，而非仅仅是“描述性使用”。如面包品牌“85℃”就曾起诉光明牛奶使用“85℃”构成商标侵权，但是法院最终认为光明公司使用85℃仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，属于合理描述自己经营商品的特点，而非发挥该商标的品牌识别功能，故属于“描述性使用”而非“商标性使用”。该案也被评为2018年中国法院50件典型知识案例之一。
“本案中，天地出版社在图书封面等进行突出使用，客观上发挥了识别图书来源的功能和作用，会让消费者产生图书来源上的误认和混淆，已经超出了正当使用的边界。这和只是在文内使用相关表达是有明显区别的。”裴轶说。
多地出台“重点商标保护名录”管理办法
法治网研究院还注意到，2021年11月，国家知识产权局将“十万个为什么”注册商标作为经典案例列入国家《商标审查审理指南》，2022年初，“十万个为什么”商标入选上海市重点商标保护名录。
据上海知识产权局印发的《〈上海市重点商标保护名录〉管理办法》，所谓“重点商标”，是指在上海享有较高知名度、具有较大市场影响力、容易被侵权假冒，确需加强保护的注册商标。此外，海南省、杭州市、宁波市也于近年分别出台了“重点商标保护名录”的管理办法。
“这种动态化管理、协同化管理的‘重点商标保护名录’设置，通过申请纳入和行政部门主动纳入相结合的方式，进一步加强了对商标的行政保护力度，为商标权人的权利保护上了双保险，有助于对市场作出积极、及时的回应，有效遏制‘搭便车’‘商标抢注’等不正当竞争现象，尊重知识创造，优化营商环境，保护消费者权益。”裴轶说。
《十万个为什么》（第一版）于1961-1962年出版 图片来源：网络
据文汇报报道，冯杰表示，下一步的维权工作将“由点及面，逐步推开”，对于一些态度恶劣、行为恶意的侵权者，将不排除采取更为严厉的法律措施，“广泛确立少年儿童出版社拥有‘十万个为什么’完整自主知识产权的社会共识，是‘十万个为什么’品牌未来实现高质量、可持续发展的根本前提，也是少年儿童出版社我们这一代人无法推卸的职责所在”。
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选题策划｜法治网研究院
文｜李兆娣
来源： 法制网